Dall’entrata in vigore della procedura extragiudiziale di riassegnazione delle dispute domini, avvenuta nell’anno 2001, il quadro giuridico, normativo, regolamentare, spesso anticipato dagli orientamenti giurisprudenziali, è mutato, sia in ambito italiano che internazionale

.Ne consegue che, seppur modificato nel tempo, il complesso regolamentare oggi vigente sul .it potrebbe essere migliorato con l’introduzione di alcune modiche che, in attesa della revisione delle regole UDRP, possa comunque aggiornare il nostro sistema regolamentare rendendolo più aderente ai principi che regolano la materia di riassegnazione dei nomi a dominio e del nostro sistema giuridico.

Proprio per detto motivo il Registro.it sta studiando e valutando da tempo una revisione della normativa per rendere detto strumento ancora più efficace e competitivo nella tutela dei diritti dei soggetti interessati.L’esame dei vari regolamenti e l’esperienza maturati sul campo dai vari PSRD hanno portato alla formulazione da parte degli stessi di proposte di modifica, che sono attualmente all’esame del Registro.

Tra le novità che potrebbero sicuramente dare ulteriore impulso alla tutela dei nomi a dominio .it, riteniamo che sarebbero sicuramente utili l’introduzione di procedure complementari come la mediazione e l’URS anche nell’ambito delle dispute dei nomi a dominio, la velocizzazione delle comunicazioni e delle notifiche da compiersi durante la procedura, la previsione di costi anche a carico del registrante-resistente nell’ipotesi in cui decida di partecipare alla procedura e la possibilità di appellare la decisione resa dal Collegio unipersonale o collegiale.

Auspichiamo che questi spunti possano rappresentare validi elementi, anche grazie al confronto delle modalità operative utilizzate dai diversi Registri, dai quali trarre elementi utili per le necessarie modifiche al regolamento.1.

LA POSSIBILITA’ DI INTRODURRE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DISPUTE

Registri, come ad esempio il .no, .bv, .sj, .be, .brussels, vlaanderen, .nl, .uk, prevedono la possibilità che il reclamante e il registrante possano scegliere di attivare nell’ambito della risoluzione extragiudiziale delle dispute una procedura di mediazione al fine di addivenire ad un accordo.

prevista, detta fase è sempre gestita dal Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Domini per tramite dei propri esperti che svolgono anche la funzione di mediatore.Per entrare nel merito del sistema italiano dei nomi a dominio, la possibilità di attivare un procedimento di mediazione sarebbe conforme ai principi di semplicità e speditezza che caratterizzano le procedure di riassegnazione a dominio, rendendole maggiormente efficaci e snelle.

L’Esperto, infatti, nell’ambito della mediazione faciliterebbe le parti a trovare un accordo in merito al dominio contestato, ottenendo in tempi più rapidi una risoluzione extragiudiziale della disputa. Sul punto si rileva che il legislatore italiano, anche trasponendo la direttiva europea, è intervenuto più volte in materia di mediazione, incentivandone l’utilizzo allo scopo di “degiurisdizionalizzazione” ovvero individuando uno strumento efficace in grado di definire le controversie civili e commerciali in modo alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria.

L’intento è quello di trovare meccanismi atti ad evitare l’insorgere del contenzioso e proprio per detto motivo la normativa, nel tempo, ha individuato sempre più materie ove l’esperimento della mediazione rappresenta un presupposto imprescindibile per poter, in caso di mancato accordo, procedere con l’instaurazione dell’azione.

Invero l’obbligatorietà della mediazione, già prevista dal DL 28/2010, è stata nettamente ampliata e rafforzata con il DL 69/2013.Senza considerare che detto istituto trova origine nella normativa comunitaria (direttiva comunitaria n. 2008/52/CE) avente proprio la finalità di agevolare l’utilizzo di metodi stragiudiziali in alternativa alle ordinarie controversie giudiziarie per un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia.

La stessa legislazione emergenziale seguita alla pandemia in corso ha rafforzato l’istituto della mediazione, evidenziandone l’importanza e incentivando la procedura a distanza.Tenendo conto che l’accesso alla mediazione è comunque un diritto (facoltà in materia di proprietà intellettuale perché è volontaria) per le parti prevista dalla legge, una modifica del Regolamento delle Dispute al fine di prevedere un’armonizzazione di tale

PROPOSTE E RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DELLE PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO .IT

6disciplina con quella della risoluzione extragiudiziale rappresenterebbe una scelta lungimirante che conformerebbe anche questa materia all’intento sia del legislatore nazionale che comunitario di garantire un migliore accesso alla giustizia ed agevolare una risoluzione extragiudiziale con procedimenti più conveniente e rapidi delle controversie giudiziarie

.Altro particolare rilavante è rappresentato dal fatto che gli organismi di mediazioni sono iscritti presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che vigila costantemente sul loro operato garantendo una tutela trasparente e l’efficienzaElementi che assicurerebbe i principi di chiarezza e terzietà a cui si ispirano le risoluzioni alle dispute.

considerare un’eventuale riforma in detta direzione creerebbe un’asimmetria o, comunque, un mal coordinamento con la legislazione nazionale e comunitaria, nonché renderebbe la risoluzione extragiudiziale delle dispute uno strumento meno competitivo.

2. LA PREVISIONE DELL’UNIFORM RAPID SUSPENSION SYSTEM (URS) PER TUTTI I DOMINI E NON SOLO PER I NUOVI DOMINI GENERICI

L’Uniform Rapid Suspension System (in breve URS) rappresenta un meccanismo di tutela complementare alla procedura di riassegnazione per i titolari di diritti di marchi che possono, nel caso in cui sussistano determinate condizioni, ottenere la sospensione (rectius oscuramento) del nome a dominio contestato.Tale tutela si applica ai cosiddetti nuovi domini generici (new gTLDs) (es. .online, .site, .store, .page) e ad alcuni domini generici tradizionali, c.d. legacy TLD (es. .biz, .info., .org, .pro) ed è una procedura di urgenza di risoluzione stragiudiziale delle dispute sul nome a dominio volta a sospendere quest’ultimo per la durata del periodo di registrazione.Sebbene il nome a dominio non venga trasferito, rimanendo intestato al suo assegnatario, lo stesso non potrà avere un sito online attivo per il resto della registrazione e quindi farne un uso in mala fede.Prevedere un’analoga procedura anche nell’ambito delle risoluzioni extragiudiziali dei nomi a dominio .it potrebbe incentivare l’utilizzo di detto strumento e renderlo davvero competitivo rispetto all’azione giudiziaria.

Il reclamante, infatti, avrebbe la possibilità di oscurare il sito corrispondente al nome di dominio contestato con una procedura più rapida ed economica, anche nell’ipotesi in cui non è proprio interesse ottenerne la riassegnazione. E ciò in conformità ai principi di celerità e snellezza di dette procedure.L’introduzione delle URS, tra l’altro, non escluderebbe la possibilità di intraprendere un’eventuale e successiva procedura di riassegnazione e/o procedere con il giudizio ordinario.A titolo esemplificativo si rileva che altri rilevanti ccTLD come il .us, prevedono la possibilità di instaurare l’URS (usURS), ampliando i mezzi di tutela in tema di nomi a dominio.Ne consegue che la modifica della disciplina delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio .it con l’introduzione dell’URS potrebbe rappresentare un’importante innovazione in grado di rendere la procedura extragiudiziale ancora più efficace ed efficiente. 3. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA FRA LE PARTI E IL REGISTRO 3.1 UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICADa un esame comparato sulle modalità operative di diversi Registri, emerge come alcuni di loro, il .sk; .si; .no; .bv; .sj; .fr; .pm; .re; .tf; .wf; .yt; .be; .brussels; vlaanderen; .pt, diversamente che per il .it, già utilizzino per le comunicazioni inerenti la procedura (ivi compresa la notifica del reclamo ed allegata documentazione al titolare del nome a dominio) la posta elettronica ordinaria senza valersi della spedizione fisica del plico, reputando detto strumento utile ed efficace purché sia indirizzato all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal registrante (che ha l’obbligo di comunicare ogni variazione) e inserito nell’archivio del WHOIS.Detta modalità, invero, non inficia il diritto di difesa e la garanzia del contraddittorio, poiché il registrante non ha solo l’obbligo di indicare al momento della registrazione del nome a dominio il proprio indirizzo di posta elettronica, ma anche l’onere di comunicare ogni successiva variazione dello stesso.Proprio per detto motivo detti Registri considerano la comunicazione e/o la notifica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Registrante e risultante dai registri del WHOIS corretta e sufficiente ad assicurare l’instaurazione del contraddittorio fra le parti.In tema di comunicazione del reclamo all’assegnatario del dominio oggetto di opposizione, l’art. 4.4 del Regolamento Risoluzione Dispute del Registro del .it dispone che “Il reclamo viene comunicato dal PSRD al titolare del nome a dominio oggetto di opposizione mediante invio tramite Raccomandata A.R., del reclamo stesso e della documentazione ad esso allegata dal ricorrente all’indirizzo risultante dal DBNA tenuto dal Registro”. Tuttavia, con il Dlgs. n. 82/2005, il legislatore italiano ha stabilito che l’invio di una e-mail certificata è equiparato a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento, prescrivendo l’obbligo entro il 30 giugno 2012 a tutte le società iscritte nel Registro delle Imprese di munirsi

7e comunicare la propria posta certificata ai fini di ricevere le comunicazioni formali.Sulla scia di detta normativa, però, è stato modificato unicamente l’art. 4.2.11 delle Linee Guida Risoluzione Dispute, il quale recita testualmente “Il PSRD segue la procedura prevista dal Regolamento Dispute per garantire il contraddittorio. A tale riguardo il PSRD invia per raccomandata A.R. o posta certificata, ove esistente, al Registrante copia del reclamo corredato dei relativi allegati. Il resistente ha 25 (venticinque) giorni di tempo per presentare al PSRD la propria replica dal momento in cui egli ha avuto conoscenza del reclamo”, mentre il sopracitato art. 4.4. del Regolamento Dispute è rimasto immutato.Per il combinato disposto dei predetti articoli si può concludere che la trasmissione del reclamo al Registrante può validamente essere effettuata sia attraverso raccomandata A.R. che posta certificata.Tale revisione, seppur rappresenti un primo passo per rendere più rapida la procedura extragiudiziale delle dispute, incentivandone l’utilizzo rispetto al contenzioso giudiziario, a parere di chi scrive, non è sufficiente per rendere la risoluzione dispute italiana un sistema ADR competitivo e all’avanguardia.Si osserva, invero, che in primo luogo la posta elettronica certificata non è riconosciuta come standard internazionale con la conseguenza che i soggetti di natura estera non conoscono e non utilizzano questo sistema di invio telematico e, nell’ipotesi in cui come in alcuni Stati Europei esista uno strumento simile, non è in grado di interagire con il nostro al fine della ricezione della mail.In secondo luogo, anche nell’ambito dell’ordinamento italiano, come meglio sopra illustrato, solo alcune categorie di soggetti hanno l’obbligo di essere titolari di una casella pec (posta certificata) come le società e i liberi professionisti, a cui possono validamente ricevere comunicazioni formali.Ne deriva che tale strumento può essere utilizzato solo in pochi casi rimanendo, nell’ambito del Registro del .it,, l’invio del plico cartaceo tramite il servizio postale il mezzo principale per attivare la procedura di riassegnazione del nome a dominio continuando a permanere tutte le difficoltà e le lungaggini legate all’attesa dell’esito della spedizione.Invero, spesso, Poste Italiane impiega oltre 30 giorni prima di far pervenire al mittente l’avviso di ricevimento del plico oppure l’esito negativo. Impedimenti che potrebbero essere superati mediante l’invio di una e-mail così come avviene in altri Registri.Per uniformarsi al modus operandi dei prevalenti sistemi ADR europei, il Registro del .it dovrebbe riformare le regole delle Risoluzioni Dispute prevedendo l’utilizzo della posta elettronica ordinaria (ergo non solo la certificata) per ogni comunicazione inerente alla procedura compreso l’invio del reclamo e dell’allegata documentazione all’assegnatario.Tale modifica, oltre che adeguare la nostra procedura a quella dei principali Registri europei, sarebbe in grado di renderla più spedita e snella sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e conforme anche ai principi del nostro ordinamento giuridico.Invero, tenuto conto che una volta che la procedura di riassegnazione del nome a dominio sia stata attivata, qualunque comunicazione fra il PSRD, le parti e il Registro del .it avviene a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo confermato da quest’ultimo e risultante dal DBNA oppure a quello comunicato dalla parte costituitasi nell’ambito della procedura, non si comprende il motivo per cui anche la notifica del reclamo ed allegata documentazione non possa seguire detta modalità operativa.3.2 NOTIFICHE ALL’ESTEROAnche nella denegata ipotesi di voler confermare l’invio cartaceo del reclamo e degli allegati quale metodo introduttivo della procedura, vi sono comunque delle modalità previste nel regolamento che favoriscono ritardi nella risoluzione delle dispute.Con specifico riguardo alla spedizione del plico contenente il reclamo ed allegata documentazione all’estero, sempre l’art. 4.4 del Regolamento Risoluzione Dispute prevede che se trascorsi due mesi dall’invio senza che il mittente abbia prova della ricezione da parte del destinatario, il PSRD possa procedere con la spedizione del medesimo tramite corriere (“Nel caso in cui il reclamo debba essere inviato all’estero e sia stata eseguita la comunicazione del reclamo nei modi anzidetti senza che dopo 2 (due) mesi sia pervenuta prova della ricezione o di tentata consegna al Resistente, il PSRD può reinviare ricorso e documentazione al Resistente per corriere”).E’ notorio come vi siano casi in cui l’invio a mezzo di raccomandata a.r. comporti notevoli attese per la ricezione della cartolina di avviso di ricevimento, se non addirittura l’impossibilità di riceverlo non venendo sottoscritto dal ricevente in alcuni Stati.Spesso quindi il PSRD non ha prova della ricezione del plico e, pertanto, si vede costretto ad attendere i due mesi di cui al citato art. 4.4 Regolamento Risoluzione Dispute prima di poter incaricare un corriere per la spedizione e ricevere nel giro di al massimo 48 ore un responso sull’esito della spedizione.Se gli accertamenti della ricezione del plico da parte del corriere sono considerati validi in seconda istanza, non si comprendere il motivo di subordinarne l’utilizzo al previo invio a mezzo del servizio postale.Appare quindi opportuno che la possibilità di utilizzare il corriere per le notifiche del reclamo introduttivo

8invece che la posta ordinaria diventi una facoltà sin dal primo momento, sia per le comunicazioni all’estero che per quelle interne.Tale modifica eviterebbe che la procedura di riassegnazione rischi di rimanere in standby inutilmente per due mesi, e ciò in spregio al principio di speditezza su cui si fonda la risoluzione extragiudiziale delle dispute a dominio.4. PREVEDERE COSTI DI PROCEDURA ANCHE A CARICO DEL REGISTRANTE CHE INTERVIENE NELLA PROCEDURASebbene la maggior parte dei Registri prevedano che i costi della procedura siano a carico del solo reclamante, alcuni di loro stabiliscono anche la possibilità di una refusione delle spese in base all’esito della decisione, come ad esempio il .no; .bv; .sj.L’art. 4.7 del Regolamento Risoluzione Dispute nell’ambito del .it dispone che le spese per la nomina sia di un Collegio unipersonale che collegiale “sono interamente a carico del ricorrente”.In detto modo il registrante-resistente risulta essere avvantaggiato rispetto al reclamante, potendo partecipare gratuitamente anche procedura di riassegnazione, rimanendo a volte contumace ma spesso depositando una replica e i relativi documenti che devono essere esaminati dall’Esperto, contenenti talvolta argomentazioni pregevoli e rilevanti, ma spesso questioni infondate e defatiganti, chiedendo addirittura l’anonimato della decisione. Prevedere, dunque, anche nell’ambito del .it un costo a carico del registrante nell’ipotesi in cui si costituisca inviando la replica non solo sarebbe conforme al modus operandi seguito anche da altri Registri, ma apparirebbe logico e conforme al principio di parità di trattamento nel diritto di accesso alla procedura da parte di entrambe le parti. Ad oggi, infatti, il reclamante si espone a tutti i rischi e ne paga tutti i costi, mentre il registrante svolge tali attività (anche di palese cybersquatting), senza alcuna conseguenza e neppure prefigurazione di un rischio di spese di procedura da pagarsi. Alla luce di quanto esposto una riforma del Regolamento in modo che anche il registrante-resistente paghi i costi della procedura e, sulla base della soccombenza totale o parziale, il reclamante possa ottenere una rifusione delle spese sostenute anche solo parziale rappresenterebbe un incentivo affinché i soggetti interessati siano indotti ad instaurare la procedura extragiudiziale, anziché magari ad agire in giudizio ordinario per ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per la tutela dei propri diritti.5. L’INTRODUZIONE DELL’APPELLABILTA’ DELLA DECISIONE RESA DALL’ESPERTO Alcuni Registri come il .be; .brussels; .vlaanderen; .uk prevedono l’appellabilità della decisione presa nell’ambito della procedura di risoluzione delle dispute del nome a dominio.La parte che ha perso oppure reputa che la decisione debba essere rivista può impugnarla innanzi ad un collegio composto da tre esperti differenti da coloro che hanno emesso la decisione impugnata.Nella fase di appello non possono essere introdotte nuove e diverse questioni e il Collegio riesamina la decisione e le problematiche considerate nella prima fase al fine di verificare se sia tutto corretto o sia necessario svolgere delle censure.Ad esempio, nel .uk, il reclamante che non condivide le argomentazioni sviluppate nella decisione avente ad oggetto il dominio contestato può, entro 15 giorni dall’emissione, chiedere al Centro Risoluzione Dispute che il provvedimento venga riesaminato da un Collegio di Esperti con membri diversi da coloro che hanno reso la decisione impugnata.Il Collegio nominato esaminerà la decisione stabilendo se debba essere modificata o meno indicando le relative motivazioni.In tema di appello, si rileva che nell’ambito delle URS, procedura che si sta diffondendo a nuovi e vecchi ccTLD, è prevista la fase di appello in cui riesaminare il caso e la decisione emessa.In un’ottica di sviluppo e riforma delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle dispute dei domini contestati sarebbe opportuno prevedere la possibilità di appellare la decisione al fine di ottenere una più completa tutela del diritto di difesa.L’eventuale introduzione di una fase d’appello in sede di procedura di riassegnazione non comprimerebbe il diritto delle parti di rivolgersi al Giudice, ma offrirebbe un ulteriore mezzo, sempre facoltativo ed alternativo alla via giudiziale, per ottenere la tutela del proprio diritto senza doversi rivolgersi alla magistratura ordinaria.Le osservazioni che precedono, sicuramente non esaustive delle possibili modifiche, hanno unicamente lo scopo di fornire indicazioni utili atte al dibattito in corso al Registro .it e a stimolarne altre tra i Consulenti in Proprietà Industriale, teso a rendere più efficace l’utilizzo della procedura extragiudiziale delle dispute in sostituzione del contenzioso giudiziari, mantenendo il sistema italiano conforme agli altri sistemi ADR, se non, in alcuni punti, all’avanguardia rispetto agli stessi. Stefano Monguzzi